Comment déposer une marque étape par étape

Jun 8, 2018 • Thiébaut Devergranne

Déposer une marque peut faire partie des étapes importantes du développement d’une entreprise. MAIS… attention, toutes les entreprises n’y ont pas toutes intérêt : en effet, le dépôt va générer non seulement des frais mais également des risques juridiques qu’il va falloir gérer. En effet, il est fréquent que le dépôt génère des demandes d’opposition qui sont des frais cachés que l’entreprise devra ensuite assumer. A ce titre, le dépôt de marque est conseillé aux entreprises qui ont déjà une clientèle établie et qui sera en mesure d’assumer tous les frais de dépôt.

Voici les différentes étapes que vous devez faire pour enregistrer votre marque.

Etape 1 : Vérifiez que votre marque n’est pas descriptive (essentiel) !

Une des conditions essentielles imposées par le code de la propriété intellectuelle pour obtenir une marque est que celle-ci soit distinctive.

En pratique cela signifie qu’une marque qui est simplement descriptive – c’est-à-dire qui ne fait que décrire le produit ou le service – n’a aucune valeur juridique.

Voici quelques exemples de marques non valables parce que simplement descriptives :

  • Mirabell – pour une marque de conserve de mirabelles (Cour d’Appel de Paris 13 octobre 1978)
  • Texto – pour désigner un texto … (Cour d’Appel de Paris 23 sept. 2009)
  • « Appelez radio taxi » – pour une société de taxi (CA Paris 13 nov. 1963)

Voici quelques exemples de marques qui sont distinctives :

  • Coca-Cola – boisson
  • Amazon – e-commerce
  • Mont-blanc – des stylos de luxe ou des crèmes au chocolat.

Pour les juristes, la condition de distinctivité est imposée par l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle :

Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (…)

Avant toute chose vous devez vérifier que la marque ne fait pas que décrire le produit ou le service.

Etape 2 : Faire une recherche d’antériorité

La seconde étape – qui est aussi la plus connue – est que le déposant doit s’assurer que la marque envisagée soit disponible. Cela signifie que personne ne doit avoir déposé la marque pour le produit ou le service que vous envisagez.

En fait il existe un principe de spécialité qui est propre aux droit des marques qui fait qu’une marque est valable pour un produit ou un service spécifique uniquement. De ce fait, deux marques de même dénomination peuvent légalement exister pour désigner des produits différents. Le cas d’école sont les marques « mont-blanc » qui sont utilisées à la fois pour des stylos de luxe, et des crèmes desserts :

Si la coexistence de ces deux marques ne pose aucun problème, c’est à la condition qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les deux produits et services.

A ce titre, lorsque l’on souhaite déposer sa marque, il est donc nécessaire de procéder à une recherche d’antériorité qui va déterminer si une personne a déposé une marque similaire pour le produit ou le service spécifique que vous envisagez.

Pour ce faire il faut d’abord aller sur la base icimarques de l’inpi , et commencer par une recherche à l’identique – entrez le nom de votre marque (ici « danone » pour l’exemple) :

Puis analysez les résultats qui sont donnés par la base de données de marques. L’objectif est de trouver une marque disponible – donc une marque pour laquelle il n’existe aucun résultat. A défaut, si vous déposez une marque qui est déjà réservée (l’INPI ne vous en empêchera pas car ils touchent les redevances associées…), vous allez avoir une opposition immédiate de la part du détenteur de la marque.

Ensuite il est important d’étendre ces recherches pour déterminer les risques associés au dépôt de sa marque. Par exemple, certaines marques vont avoir une sonorité identique à une marque déposée (Da None = Danone).

Le jeu est de s’assurer que l’on a limité ses risques d’opposition au maximum en faisant une recherche la plus exhaustive possible.

Etape 3 : Décider des catégories dans lesquelles la déposer

L’étape suivante est de déterminer les catégories dans lesquelles votre marque va s’insérer (on parle de « classe »). D’un point de vue pratique on dépose une marque dans certaines catégories administratives de produits ou de services.

Plus vous choisirez un grand nombre de catégories plus les coûts vont augmenter, vous devez donc choisir les catégories qui font sens pour votre marque, voici quelques exemples :

  • Produits:
    • Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences
    • Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques
    • Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages
  • Services
    • Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales
    • Classe 36 : Assurances ; services bancaires
    • Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises

Un fois vos catégories choisies, vous pouvez alors procéder au dépôt.

Etape 4 : Procéder matériellement au dépôt

Une fois ces étapes passées, la procédure de dépôt est relativement simple puisqu’il faut l’enregistrer auprès de l’INPI et payer les redevances associées. Les coûts approximatifs sont de l’ordre de :

  • Dépôt papier / électronique 250€ – 210€
  • Classe supplémentaire : 40€

Vous pouvez également demander à l’INPI de procéder à des recherches d’antériorité plus étendues en fonction des résultats que vous aurez obtenus.

Etape 5 : Gérer les éventuelles oppositions

Une fois la marque déposée, l’INPI peut émettre des remarques – mais va surtout vous transmettre les demandes d’oppositions qui sont formulées – si opposition.

C’est la partie la plus délicate à gérer car si une opposition est faite, il faudra la gérer avec un avocat ou un conseil spécialisé en propriété intellectuelle, et les frais liés au dépôt vont assez drastiquement augmenter.

Dans le meilleur des cas, et au terme d’un délai de 5 moins, une fois la procédure achevée l’INPI publie l’enregistrement du dépôt au BOPI.

A partir de là vous pourrez jouir des droits relatifs à la marque – mais sous réserve que la marque ait respectée l’ensemble des conditions imposées par le code de la propriété intellectuelle – car l’INPI ne les vérifie pas toutes. Il existe de ce fait de très nombreuses marques qui sont déposées et qui n’ont aucune valeur juridique, voici un exemple de marque descriptive pour illustrer le cas d’espèce :

 

Penser au renouvellement !

L’enregistrement de la marque dure 10 ans, et permet de bénéficier de l’ensemble des droits liés à celle-ci (sous réserve de validité comme on l’a mentionné). Au terme de ces 10 années, il sera nécessaire de procéder au renouvellement de la marque simplement en payant la redevance suivante. Attention toutefois à ajouter cela dans votre calendrier !


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